Czy rejestracja domeny zapewnia dostateczną ochronę marki?

fot. depositphotos.com

Współczesny internet jest wręcz przepełniony stronami internetowymi firm, które prezentują swoją ofertę. Nic dziwnego – sieć to jedno z najskuteczniejszych miejsc do promowania produktów i usług. Dostępna praktycznie z każdego miejsca na ziemi, umożliwia dotarcie do ogromnej grupy odbiorców. Jednocześnie wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ochrona marki. Robią to poprzez rejestrację znaków towarowych, znaków przemysłowych lub oznaczeń geograficznych. Czy w związku z tym istnieje możliwość ochrony samej domeny? Jak to zrobić?

Zobacz również

• UOKiK sprawdzi bukmacherów. Analizowane są regulaminy, interfejsy i komunikaty

• Marki własne z nazwą producenta. Rząd chce zmienić oznaczenia na opakowaniach

• „Samo oznaczenie AI może niewiele mówić odbiorcy”. Dr Mateusz Łabuz o AI Act i reklamie

Czym jest domena internetowa? Zalety jej posiadania

Domena internetowa to przyjazne z perspektywy użytkownika odwzorowanie adresu IP. Zamiast ciągu cyfr, widzi on nazwę domeny. Z technicznego punktu widzenia domena jest odzwierciedleniem konkretnego adresu IP urządzenia, np. serwera hostującego elementy składowe danej strony www.

Zarządzaniem domenami z rozszerzeniem .pl, czyli na poziomie krajowym, zajmuje się Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Jednak na poziomie międzynarodowym odpowiedzialny za nie jest ICANN (ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – z tego względu uznaje się, że to właśnie ICANN „jest siecią”.

W ramach rejestracji domen panuje reguła „kto pierwszy, ten lepszy”. Mimo to proces rejestracji jest o wiele prostszy niż np. w przypadku znaków towarowych. Jedyne ograniczenie polega właściwie na tym, że nie możemy zarejestrować dwóch identycznych domen.

„Samo oznaczenie AI może niewiele mówić odbiorcy”. Dr Mateusz Łabuz o AI Act i reklamie

Ciekawa, atrakcyjna i łatwa do zapamiętania nazwa domeny pełni funkcję emanacji przedsiębiorcy, który działa w sieci. Gdy jest stosunkowo prosta i dobrze odwzorowuje brand, będzie chętnie wyszukiwana przez internautów, przyjazna wyszukiwarkom, a tym samym wysoko pozycjonowana. Nie bez powodu wiele firm podejmuje walkę, aby znaleźć się w top 3 wynikach wyszukiwania na konkretne frazy.

Nazwę domeny buduje się hierarchicznie. Jej składowe to dwa elementy czytane od prawej do lewej:

• domeny pierwszego poziomu (domeny główne, np. .com, oraz krajowe, np. .pl);
• domeny drugiego poziomu (np. .com.pl).

Domena odgrywa kilka ważnych ról w prowadzonej działalności gospodarczej. Po pierwsze indywidualizuje podmiot poprzez umieszczenie w jej treści nazwy firmy/znaku towarowego. Po drugie wspiera działania reklamowe promujące oferowane produkty i usługi.

Po trzecie domena jest istotna pod kątem inwestycyjnym. Wpływa na budowanie rozpoznawalności marki, przyczynia się do jej sukcesu biznesowego, gdyż może być odwiedzana przez właściwie nieograniczoną liczbę użytkowników.

Rejestracja domeny powinna więc być krokiem podejmowanym jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej. Dzięki temu uchronimy się przed działaniami ze strony nieuczciwych uczestników obrotu, którzy chcą żerować na cudzej renomie. Warunki korzystania z domeny wskazuje się w umowie, a jej treść powinniśmy skonsultować z doświadczoną kancelarią prawną, zajmującą się zagadnieniami istotnymi dla przedsiębiorców prowadzących nowoczesny biznes, od AML po ochronę marki.

Co grozi Twojej domenie w internecie?

Jeśli nie będziesz zapobiegliwy, musisz liczyć się ze sporymi kosztami. Cyberprzestępcy używają licznych strategii, których celem jest przejęcie danego adresu. Najbardziej popularne z nich to:

• Cybersquatting – rejestracja domen o nazwie tożsamej lub zbliżonej do zastrzeżonego oznaczenia, a następnie ich odsprzedaż z zyskiem;
• Cyberwilcatting – spekulacja domenami internetowymi, opierająca się na rejestrowaniu dużej liczby domen zawierających zarejestrowane znaki towarowe; w odróżnieniu od cybersquattingu ma charakter masowy;
• Typosquatting – kolejna forma cybersquattingu, która polega na rejestracji domeny z niewielkim błędem ortograficznym (np. gogle.pl zamiast google.pl) który często popełniamy, korzystając z dotykowych klawiatur. Typosquatting umożliwia żerowanie na renomie przedsiębiorcy, a także pozwala zarabiać poprzez sprzedaż takich domen przedsiębiorcom, którzy mogą przekierować zawartość swojej strony również pod jego wersję z błędem;
• Cybersmearing – polega na zarejestrowaniu domeny z dodatkiem słowa obelżywego lub ośmieszającego (popularny przykład to WalmartSucks.org). Takie działanie wykorzystuje cudzy, zarejestrowany znak towarowy i jednocześnie powoduje poważne szkody wizerunkowe.

W jaki sposób możesz chronić swoją domenę?

Większość domen służy nie tylko celom informacyjnym, ale również pełni funkcję odróżniającą – pozwala więc wyodrębnić dobra lub usługi jednej firmy od oferty konkurentów. W związku z tym, doktryna przypisuje domenie działania analogiczne do znaku towarowego.

Niewątpliwie nazwa domeny zawsze ma postać słowną, dlatego możesz łatwo wykazać jej „istnienie” przed urzędem patentowym. Ochrona domeny może nastąpić albo na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, albo na podstawie kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaznaczmy, że ochrona domeny jest prawnie regulowana, podobnie jak choćby prawo pracy, czy prawo spółek handlowych.

W przypadku ustawy prawo własności przemysłowej, domena może być postrzegana jako:

• niezarejestrowany znak towarowy – przedsiębiorcy przysługuje ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji, ale w celu dochodzenia roszczeń musi on wykazać fakt używania znaku towarowego na zasadzie pierwszeństwa; ochrona jest darmowa;
• zarejestrowany znak towarowy – wymaga formalnej rejestracji przed krajowym urzędem patentowym albo EUIPO i wiąże się z kosztami rejestracji; przedsiębiorca może bronić się poprzez okazanie świadectwa ochrony;
• zarejestrowany znak towarowy renomowany – poza rejestracją formalną konieczne jest wykazanie renomy znaku towarowego; obrona następuje poprzez okazanie świadectwa ochrony oraz wykazania renomy znaku towarowego;
• znak powszechnie znany (tzw. notoryjny) – wymaga wykazania powszechności rozpoznawania znaku na danym terytorium; przedsiębiorca mający znak notoryjny może bronić się, wykazując powszechną znajomości znaku oraz fakt jego używania.

Za to prawo cywilne i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przyznają ochronę przed naruszeniami stanowiącymi czyny nieuczciwej konkurencji (są to wszelkie czynności godzące w prawo do firmy). Szczególne znaczenie ma tutaj artykuł 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wedle którego penalizuje się wprowadzenie w błąd poprzez oznaczenie towarów i usług, oraz artykuł 4310 kodeksu cywilnego, który wprowadza katalog roszczeń w razie zagrożenia lub naruszenia prawa do firmy.

Rejestracja domeny jako znaku towarowego – słuszny krok?

Zdecydowanie warto zarejestrować domenę jako znak towarowy. Daje to przedsiębiorcy wyłączność na korzystanie z oznaczenia dla konkretnych dóbr i usług. Ponadto może on efektywnie i szybko zakazać pozostałym podmiotom rejestracji identycznego lub podobnego oznaczenia dla analogicznych dóbr oraz usług.

Domenę zarejestrowaną jako znak towarowy można potraktować jako składnik majątku firmy. Ma ona realną wartość i można dokonywać jej odsprzedaży, oddawać innej osobie do użytkowania w oparciu o umowę licencji, czy chociażby zastawić jako zabezpieczenie kredytu.

Przebieg rejestracji domeny jako znaku towarowego

Jak zarejestrować domenę? Najpierw trzeba wybrać właściwy tryb postępowania pomiędzy:

• rejestracją znaku towarowego przed UPRP lub innym urzędem krajowym;
• rejestracją przed EUIPO, która obejmuje wszystkie kraje wspólnoty europejskiej (w tym Polskę).

Wniosek wymaga uiszczenia opłaty według taryfikatorów stosowanych w danym kraju. We wniosku należy:

• opisać znak towarowy i dołączyć jego graficzne przedstawienie;
• wskazać klasy towarów i usług dla których zgłaszany jest znak towarowy (które określa Klasyfikacja Nicejska).

Przed wszczęciem starań o rejestrację warto wykonać wstępne badanie rejestrów znaków towarowych. W ten sposób można ustalić, czy ochrona nie była udzielona już wcześniej na ten sam lub podobny znak towarowy. Samo zgłoszenie znaku wiąże się z otwarciem formalnej procedury, a przy tym otwiera termin do składania sprzeciwu przez innych uczestników rynku (jeżeli uznają, że oznaczenie narusza ich prawa).

Badanie czystości znaku towarowego, złożenie wniosku i udział w ewentualnym postępowaniu sprzeciwowym najlepiej zlecić kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w stosowaniu prawa IP bądź rzecznikowi patentowemu.

Opłata za rejestrację znaku to coś więcej niż wynagrodzenie rzecznika patentowego. Obejmuje również zgłaszane towary i klasy – im jest ich więcej, tym wyższe koszty ponosimy. Jednocześnie znak towarowy rejestruje się na okres 10-letni. Przed upływem tego czasu zgłaszający może podjąć decyzję o przedłużeniu ochrony na kolejną dekadę lub ją porzucić. Przedłużając rejestrację, trzeba ponownie wnieść opłatę administracyjną.

Czy wszystkie domeny można zarejestrować jako znak towarowy?

Domeny zgłaszane jako znaki towarowe muszą mieć zdolność odróżniającą, czyli muszą być zdatne do odróżniania towarów i usług danego rodzaju. Nie będą to więc wszelkie znaki opisowe i rodzajowe, które odnoszą się jedynie do cech, właściwości lub typu towarów oraz usług.

Jeśli domena nie ma zdolności odróżniającej, zgłaszający może postarać się wykazać jej wtórną zdolność odróżniającą. Wówczas powinien przedstawić dowody, że domena była używana nie tylko do oznaczenia jego strony www, ale również do promowania towarów i usług objętych zgłoszeniem, w ramach czego stała się powszechnie rozpoznawalna jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację.

Urząd patentowy może również odmówić rejestracji domeny, która wypełnia przesłanki bezwzględnych przeszkód rejestrowych. Będą to przykładowo:

• sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. nazism.pl);
• odpowiadanie nazwom państw, organizacji międzynarodowych (np. rzeczpospolita.pl);
• korespondowanie z zarejestrowanymi nazwami geograficznymi, nazwami pochodzenia (np. oscypek);
• zgłoszenie w złej wierze (np. w celu zablokowania zgłoszenia lub używania oznaczenia przez podmiot wykorzystujący już dane oznaczenie do odróżniania oferowanych dóbr lub usług).

Po ogłoszeniu zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie URPR wszyscy uczestnicy obrotu mogą zgłosić do niego sprzeciw w terminie 3 miesięcy – oczywiście pod warunkiem, że znak powoduje kolizję z oznaczeniem wcześniej objętym ochroną. Gdy urząd uzna istnienie podobieństwa, które mogłoby wprowadzić konsumenta w błąd, odmówi rejestracji.

Urząd analizuje znak pod względem podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej.

Kwestia arbitrażu domenowego

Inną formą dochodzenia ochrony domeny jest tzw. arbitraż domenowy. Okazuje się bowiem, że każda domena zarejestrowana w NASK podlega regulaminowi instytucji. Zgodnie z regulaminem wszelkie spory powinny być wyjaśniane w sposób polubowny. Z kolei wykazanie swoich praw może skutkować nawet rozwiązaniem umowy z abonentem.

Arbitraż NASK jest bardzo efektywną i szybką alternatywą, gdy chcemy dochodzić swoich praw na drodze polubownej zamiast prowadzić kosztowne postępowanie sądowe.

Wnioski: czy rejestracja domeny jest równoznaczna z ochroną marki?

Podsumowując, domena internetowa, której nie zarejestrujemy jako znaku towarowego, będzie narażona na szkodliwe czyny ze strony konkurentów. Dopiero świadectwo Urzędu Patentowego pozwala uzyskać silną ochronę, dzięki której można utrzymać monopol.

Mimo to warto pamiętać, że mechanizm ten nie jest pozbawiony wad. Uzyskanie formalnej ochrony i tak wymaga od przedsiębiorcy regularnego monitorowania zgłoszeń nowych oznaczeń przez konkurencję. Urząd patentowy nie sprawdza z urzędu, czy jakaś domena została już zarejestrowana. To przedsiębiorca powinien złożyć sprzeciw do rejestracji, wszcząć postępowanie i skutecznie wykazać swoje prawa.

Autor: Marcin Staniszewski, Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy