Rozszerzona ochrona znaku renomowanego - NowyMarketing

Znaki towarowe pozwalają na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Za pomocą znaków towarowych przedsiębiorcy budują swoją rozpoznawalność, co sprawia, że z biegiem czasu wartość używanego przez nich oznaczenia nabiera na wartości. Poprzez promocję, reklamę i sprzedaż towarów lub świadczenie usług oznaczonych znakiem towarowym, oznaczenie przedsiębiorcy może zyskać renomę.

Znaki, które zyskują miano znaków renomowanych, w porównaniu do „zwykłych” znaków towarowych, korzystają na podstawie europejskich przepisów z tzw. rozszerzonej ochrony. Może to stanowić powód do obaw dla przedsiębiorców, którzy dopiero ruszają na podbój rynku, a których znaki podobne mogą zostać ocenione jako kolizyjne z występującymi w obrocie znakami renomowanymi, mimo że są używane dla zupełnie innych towarów lub usług. Obawa odnosi się szczególnie do właścicieli „dużych”, międzynarodowych marek”, którzy restrykcyjnie podchodzą do tematów ochrony swoich dóbr niematerialnych

Zobacz również

Pojęcie znaku renomowanego

Zarówno przepisy prawa polskiego, jak i europejskiego nie zawierają definicji znaku renomowanego. Renoma znaku podlega ocenie w konkretnym przypadku, a swoiste przesłanki, które należy brać pod uwagę przy ocenie czy znak można uznać za renomowany, zostały ukształtowane przez orzecznictwo.

Oceniając istnienie renomy bądź jej brak, bierze się pod uwagę wiele istotnych czynników, w tym w szczególności udział znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres używania znaku, jak również zakres i poziom działań promocyjnych dotyczących tego oznaczenia oraz nakłady poniesione na te działania. Pamiętać przy tym należy jednak, iż katalog ten nie jest zamknięty. W orzecznictwie sądów unijnych zwraca się uwagę, że aby wcześniejszy znak towarowy spełniał wymóg renomy, „powinien być znany wśród znacznej grupy odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem” (Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97, GENERAL MOTORS CORPORATION v. YPLON SA, ECR 1999, nr 8-9A, poz. I-5421). Nie zdefiniowano jednak bliżej, jaki odsetek kręgu odbiorców powinien być uznany za „jego znaczną część”.

Z kolei nieco inaczej do tej oceny podchodzą polskie sądy, które obok kryterium ilościowego kładą nacisk na kryterium jakościowe, wskazując między innymi, że znaki renomowane cechują się w porównaniu z innymi znakami towarowymi silniejszą zdolnością odróżniającą, która wypływa z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjalnym klientom, ułatwiając zbyt towarów oznaczanych tym właśnie znakiem. Jednocześnie znak taki posiadając bez wątpienia wymierną wartość rynkową stanowi znaczący, a niekiedy nawet dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa. (Wyrok SA we Wrocławiu z 3.10.2007 r., I ACa 767/07, LEX nr 519252).

Movember/Wąsopad: jak marki zachęcają do profilaktyki męskich nowotworów [PRZEGLĄD]

Przepisy prawa

Powołaną wyżej rozszerzoną ochronę znaków renomowanych przewidują przepisy unijne dotyczące znaków towarowych (przepis art. 8 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 154, str. 1) oraz przepisy art. 5 ust. 3 a) dyrektywy z dnia 15 grudnia 2015 r nr 2015/2436 dot. znaków towarowych).

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Z przepisów tych wynika, że właściciel wcześniejszego zarejestrowanego znaku może sprzeciwić się rejestracji znaku późniejszego ‒ niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeśli:

wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą,
sporny znak towarowy jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego,
istnieje prawdopodobieństwo, że używanie spornego znaku towarowego przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Na podstawie wskazanego uregulowania poziom podobieństwa oznaczeń wystarczający dla uznania kolizji między nimi jest niższy niż w przypadku znaków towarowych korzystających z „ogólnej” ochrony znaku towarowego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, naruszenie w ramach ochrony znaków renomowanych może mieć miejsce nawet w przypadku niewielkiego stopnia podobieństwa między wcześniejszym a późniejszym znakiem towarowym, o ile stopień ten jest wystarczający, by dany krąg odbiorców kojarzył ze sobą wspomniane znaki, to znaczy stwierdzał, że występuje między nimi związek.

„Ponadklasowa” ochrona znaku renomowanego

Rozszerzona ochrona znaków renomowanych, jak już wyżej wspomniano, znajduje zastosowanie niezależnie od tego, dla jakich towarów lub usług sporny znak został zgłoszony. Oznacza to, że ochrona może obejmować towary lub usługi niepodobne do tych, dla których renomowany znak wcześniejszy jest zarejestrowany.

Przedsiębiorcy planujący dokonać rejestracji swoich znaków – potencjalnie podobnych do znaków renomowanych, mogą się więc obawiać, że mimo że ich znaki używane są dla zupełnie innych towarów i usług niż znaki renomowane, to spotkają się z przykrymi konsekwencjami i zarzutem naruszenia. Niemniej należy zaznaczyć, że mimo silnej pozycji nadanej znakom renomowanym przepisami prawa, sam fakt posiadania renomy przez dany znak nie jest jeszcze wystarczający do zakwestionowania praw innych osób działających w obszarach nieobjętych zakresem wykazu towarów i usług znaku renomowanego.

Orzecznictwo

Pewne wytyczne w tym względzie daje nam orzecznictwo unijne.

W sprawie Prada SA przeciwko EUIPO (zob. wyrok Sądu z 5.06.2018 r., T-111/16) Sąd utrzymał w mocy decyzję odwoławczą EUIPO i zezwolił na rejestrację słownego znaku towarowego hotelu The Rich Prada przez The Rich Prada International PT, pomimo niewątpliwie wyjątkowej renomy znaku włoskiego domu mody PRADA. Warto dodać, że wniosek o rejestrację dotyczył szerokiego i dość zróżnicowanego zakresu towarów i usług (z klas 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 44 i 45). Sąd uznał, że słynny dom mody nie wykazał związku pomiędzy spornymi znakami w świadomości właściwego kręgu odbiorców oraz nie przedstawił w swoim odwołaniu wystarczającego uzasadnienia pozwalającego na zakwestionowanie wniosków Izby Odwoławczej dotyczących odmienności towarów i usług spornych znaków.

2. wyrok w sprawie Puma (T-71/20)

Szczególnej uwadze należy jednak poddać w omawianym kontekście wydany w zeszłym roku wyrok Sądu (wyr. z 10 marca 2021 r., T-71/20) w sprawie dotyczącej sporu pomiędzy znaną PUMA AG, a spółką technologiczną CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH (CAMäleon). Rozstrzygnięcie to jasno daje do zrozumienia, że wykazanie renomy nie zawsze przesądza o przyznaniu znakowi rozszerzonej ochrony.

W sprawie tej CAMäleon złożyła wniosek o rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej słownego znaku towarowego „PUMA SYSTEM” dla towarów i usług w klasach 7, 9, 16 i 42. Powyższe spotkało się ze sprzeciwem spółki PUMA AG, która swój sprzeciw oparła na wcześniejszych znakach towarowych zawierających w warstwie słownej „PUMA” oraz powołując się na ich renomę.

EUIPO nie uwzględnił sprzeciwu mimo podobieństwa oznaczeń. PUMA odwołała się od tej decyzji na skutek czego Izba odwoławcza EUIPO uznała sprzeciw za zasadny w stosunku do niektórych towarów z klasy 9 (słuchawki, zestawy słuchawkowe, telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, kable do komputerów osobistych, komputery przenośne) oddalając jednocześnie żądania w pozostałym zakresie. PUMA zaskarżyła tę decyzję odwoławczą do Sądu Unii Europejskiej.

Mimo istnienia podobieństwa znaków i posiadania renomy przez sportowego giganta PUMĘ, Sąd UE uwzględnił skargę PUMY tylko w części, stwierdzając nieważność decyzji Izby Odwoławczej jedynie w stosunku do niektórych towarów i usług w klasach 7 (śrubokręt mechaniczny), 9 (m.in. sprzęt komputerowy, komputery), 16 (m.in. instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego) i 42 (m.in. konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania) tj. w zakresie pokrewnym do tych, wobec których sprzeciw zdaniem Izby był zasadny. W pozostałej części Sąd skargę oddalił, w tym min. w zakresie dotyczącym takich towarów jak maszyny do obróbki drewna i metalu oraz oprogramowanie do nich i usługi z tym związane.

Zdaniem Sądu okoliczność, że zgłoszone oznaczenie i wcześniejszy znak towarowy są podobne oraz że wcześniejszy znak posiada renomę, nie wystarcza automatycznie do stwierdzenia związku między tymi znakami.

Chociaż podobieństwo towarów lub usług nie jest wymogiem dla ustalenia kolizji w przypadku znaku renomowanego, to z drugiej strony towary lub usługi, dla których porównywane znaki towarowe są zarejestrowane lub zgłoszone, mogą się tak bardzo różnić od siebie, że wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby właściwy krąg odbiorców kojarzył zgłoszony znak towarowy z wcześniejszym dobrze znanym znakiem.

W odniesieniu do części oddalającej skargę Sąd uznał, że brak jest związku między porównywanymi znakami, co wynika z faktu bardzo odmiennego charakteru towarów i usług. Kwestionowany znak obejmował wyspecjalizowane towary i usługi (np. maszyny do obróbki drewna i metalu), które były skierowane do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Z tych względów oraz z uwagi na brak argumentów skarżącego co do wskazanych przez Sąd towarów i usługi oraz fakt braku identyczności znaków, sąd uznał, że właściwy krąg odbiorców nie stworzyłby związku między spornymi znakami towarowymi pomimo siły renomy wcześniejszych znaków i stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi oznaczeniami.

Podsumowanie

Oczywiście powołane wyżej wyroki nie kwestionują ogólnej zasady pozwalającej na ochronę znaków renomowanych poza zakresem klas, dla jakich zostały zarejestrowane.

Niemniej, powołany powyżej wyrok ws. Puma świadczy o tym, że kwestia podobieństwa towarów i usług lub ich braku pomiędzy znakiem późniejszym nie pozostaje całkowicie bez znaczenia, lecz ma znaczenie dla oceny potencjalnej kolizji pomiędzy nimi a późniejszymi oznaczeniami podobnymi.

Mimo że podobieństwo towarów lub usług między oznaczeniami nie jest wymagane dla uznania znaków za kolidujące, to wyrok Sądu UE jednoznacznie wskazuje, iż zakres, dla którego rejestrowane są sporne oznaczenie, nie może się znacząco różnić, bowiem wówczas jest mało prawdopodobne, aby właściwy krąg odbiorców kojarzył zgłoszony znak towarowy z wcześniejszym znakiem renomowanym. To z kolei sprawia, że nie występuje określona w przepisie szkodliwość wywołana rejestracją znaku dla znaku renomowanego.

Autorka: dr Joanna Matczuk, adwokat, rzecznik patentowy, kancelaria IP Boutique