#LegalneCzwartki: Jak zarejestrować znak towarowy

fot. unsplash.com
Poprzedni artykuł przeczytasz tu >

Przeszkoda 1 – sprawdzić, czy oznaczenie może być znakiem towarowym

Powyższy śródtytuł to tylko skrót myślowy. Ponieważ to, że oznaczenie nie może być znakiem towarowym to tylko jedna z wielu bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego. Mianowicie jest ich 13 (przy czym niektóre są dość mocno rozbudowane). Przesłanki te spełniają oznaczenia, które, przykładowo, składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Albo oznaczenia, które zawierają symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej itp. Urząd nie udzieli również prawa ochronnego na oznaczenie zgłoszone w złej wierze albo oznaczanie, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. pewna osoba próbowała zarejestrować słowny znak towarowy: „Smoleńsk, zamach smoleński, katastrofa smoleńska” i podejrzewam, że znak ten mógł spełniać właśnie tę przesłankę).

Zanim więc zaczniecie pokonywać kolejne przeszkody, zastanówcie się, czy Wasze oznaczenie nie jest jednym z takich przykładów ilustrujących powyższe przesłanki. Jak znak „Super Apple” dla owoców albo „Love Poland Trip” (niezależnie dla jakich towarów czy usług).

Przeszkoda 2 – wybrać terytorium

Ochrona znaków towarowych jest terytorialna. Oznacza to, że prawo ochronne na znak towarowy obowiązuje na terytorium, dla którego został zarejestrowany znak towarowy. A więc prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP jest skuteczne wyłącznie w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei w systemie regionalnym, dokonując zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), można uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na obszarze całej Unii Europejskiej. Innymi regionalnymi urzędami są: Urząd Znaków Towarowych Beneluksu (BTO) albo Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO).

Można również dokonać zgłoszenia w systemie międzynarodowym (tzw. „system madrycki”), i złożyć je w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Wówczas rejestracja obejmuje wybrane w zgłoszeniu państwa (pod warunkiem, że są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub też Protokołu do tego Porozumienia).

Marki własne z nazwą producenta. Rząd chce zmienić oznaczenia na opakowaniach

Wybór terytorium, dla którego rejestrujecie znak towarowy, jest więc bardzo istotny mając na względzie przyszłe dochodzenie roszczeń w innych państwach. A także dlatego, iż potem nie możecie „rozszerzyć” znaku na kolejne terytoria. Będziecie musieli przechodzić całą procedurę rejestracyjną od nowa (dla danego terytorium).

Przeszkoda 3 – wybrać klasy towarowe

Tak jak pisałam w poprzednim artykule, na czym polega ta zasada? Rejestrując znak towarowy, wskazujemy towary lub usługi, dla których ma być on chroniony (wskazanie następuje przez wybór odpowiednich klas z klasyfikacji nicejskiej – dla każdej, od 1 klasy do 45 klasy, przypisane są określone kategorie towarów i usług np. klasa 42 to SaaSy, klasa 25 to odzież, obuwie i nakrycia głowy). W skrócie, uzależnienie zakresu ochrony znaku towarowego od towarów lub usług, dla których jest on rejestrowany, nazywamy zasadą specjalizacji. Skutek jest taki, że dwa identyczne znaki mogą zostać zarejestrowane na rzecz dwóch różnych podmiotów, ale dla różnych towarów.

Wybierając klasę towarową dla swojego znaku, warto mieć na uwadze, że pierwszy i kolejne okresy ochronne dla znaku towarowego są 10-letnie. Zawsze więc powtarzam moim klientom – mogę wybrać klasy dla Waszego znaku na podstawie moich obserwacji czym się zajmujecie, ale to Wy najlepiej wiecie, gdzie widzicie się za 4, 5 i więcej lat. Dlatego wybierając klasy, warto opowiedzieć o swoich planach na rozwój firmy albo samemu przejrzeć klasyfikację nicejską, ponieważ możecie w niej znaleźć towary i usługi, które dopiero planujecie wprowadzić za rok albo dwa.

Znowu warto mieć tu na względzie, że w razie, gdyby zaistniała potrzeba rozszerzenia ochrony na kolejne towary lub usługi, będziecie musieli zgłaszać znak „od nowa”. I wówczas wcale nie będziecie mieli promocji czy rabatu przy opłatach zgłoszeniowych. (Przykładowo, opłaty przy zgłoszeniu online w EUIPO kształtują się następująco: opłata podstawowa za jedną klasę wynosi 850 EUR, opłata za drugą klasę towarów i usług wynosi 50 EUR, a opłata za trzy lub większą liczbę klas wynosi 150 EUR za każdą klasę; czyli zgłaszając znak towarowy dla trzech klas towarowych płacimy 1050 EUR, a zgłaszając znak towarowy w dwóch zgłoszeniach łącznie dla trzech klas towarowych płacimy 1750 EUR, tj. 900 EUR za dwie klasy w pierwszym zgłoszeniu plus 850 EUR za jedną klasę w kolejnym zgłoszeniu).

Przeszkoda 4 – sprawdzić kolizyjność

Podczas takiej analizy sprawdza się istnienie identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów. Jeżeli analiza wykaże, że taki znak istnieje, to nasz znak może być kolizyjnym znakiem towarowym. Wówczas, jeżeli podmiot uprawniony z tytułu wcześniej zarejestrowanego (lub wcześniej zgłoszonego) znaku towarowego, złoży sprzeciw, mamy małe szanse na obronę. Deską ratunku jest wówczas zawarcie między podmiotami, których prawa ulegają kolizji, tzw. listów zgody (ang. letter of consent). Listy takie umożliwiają rejestrację znaku towarowego podobnego do znaku już zarejestrowanego (lub wcześniej zgłoszonego) na rzecz innego podmiotu, jeżeli podmiot ten wyraził na to pisemną zgodę. Oczywiście nie jest to jego obowiązek, więc możemy wówczas tylko liczyć na dobre chęci drugiej strony. A wiadomo, jak to jest na rynku, każdy chciałby mieć swoją oryginalną, jedyną w swoim rodzaju nazwę.

Warto więc przed zgłoszeniem znaku zrobić badanie rejestrowalności, ponieważ jeżeli urząd odrzuci Wasze zgłoszenie, nie zwróci Wam opłat, które uiściliście na wstępie. Dodatkowo postępowanie sprzeciwowe również może narazić Was na niemałe koszty.

W ramach tej „listy przeszkód” nie wspomniałam o jeszcze jednej kwestii – o wyborze między formami znaków towarowych. Możecie przecież wybrać czy zarejestrować słowny, słowno-graficzny, graficzny, przestrzenny a może dźwiękowy znak towarowy. Jednak myślę, że jest to temat na odrębny artykuł. Taki, w którym wymienię chociaż podstawowe wady i zalety rejestracji każdego z tych rodzajów znaków towarowych.

Po przeprowadzeniu tych analiz, uzupełnienie formularza zgłoszenia to już czysta przyjemność. Szczególnie jeżeli korzystamy z trybu Fast Track udostępnianego przez EUIPO (tzw. szybka ścieżka). Składa się ona z pięciu prostych kroków, a system jest bardzo intuicyjny i naszpikowany wskazówkami.