Rejestracja czerwonej podeszwy jako znaku towarowego – Christian Louboutin przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

fot. depositphotos.com

Christian Louboutin oraz spółka Christian Louboutin SAS produkują buty na wysokich obcasach z charakterystyczną krwistoczerwoną zewnętrzną podeszwą, które od 26 lat cieszą się ogromną popularnością wśród nawet najbardziej wybrednych konsumentek. Obuwie przez lata doczekało się statusu symbolu luksusu i elegancji, a czerwone podeszwy pozostają gwarancją oryginalności obuwia zaprojektowanego przez Louboutina.

Geneza sporu

Christian Louboutin dokonał w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu zgłoszenia znaku towarowego, który zarejestrowano w dniu 6 stycznia 2010 r. pod nr 0874489 dla kategorii obuwie, a 10 kwietnia 2013 r. dokonał on zmiany w zgłoszeniu poprzez ograniczenie zakresu ochrony przyznanej przez ten znak towarowy do „obuwia na wysokich obcasach”.

Znak ten został ukazany w następujący sposób:

źródło: bit.ly/2OCpyll

„Samo oznaczenie AI może niewiele mówić odbiorcy”. Dr Mateusz Łabuz o AI Act i reklamie

W zgłoszeniu sporny znak został opisany jako: „znak towarowy utworzony z koloru czerwonego (Pantone 18‑1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”.

Spółka Van Haren, prowadząca w Niderlandach sklepy detaliczne z obuwiem, w 2012 r. wprowadziła do sprzedaży buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą kolorem czerwonym. Na wykorzystanie charakterystycznej podeszwy zareagował Christian Louboutin i w kwietniu 2013 r. wniósł do holenderskiego sądu rejonowego w Hadze powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego przeciwko spółce Van Haren, żądając wycofania z rynku obuwia konkurenta z czerwoną podeszwą. W dniu 17 lipca 2013 r. sąd ten wydał wyrok zaoczny, w którym częściowo uwzględnił żądania Louboutina.

Spółka Van Haren odwołała się od wyroku, argumentując, że zastosowanie czerwonego koloru podeszwy obuwia nie może podlegać ochronie przewidzianej dla znaku towarowego. W przepisach unijnych wymieniono bowiem szereg podstaw nieważności lub odmowy rejestracji, np. w odniesieniu do oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru. Takie stanowisko przyjął również w swej opinii rzecznik generalny TSUE Maciej Szpunar.

Sąd w Hadze uznał, że czerwona podeszwa zwiększa znacznie wartość obuwia wprowadzanego do obrotu przez Christiana Louboutina w zakresie, w jakim owa kolorystyka stanowi część wyglądu tego obuwia, odgrywającą ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie. Stwierdził też, że rozpoznawalny znak towarowy jest związany z podeszwą buta, ale mimo to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (tj. z pytaniem dotyczącym wykładni prawa unijnego).

Wniosek o wydanie orzeczenia dotyczył wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), zwanej dalej „Dyrektywą”.

Zakaz zastrzegania kształtu jako znaku towarowego w świetle Dyrektywy

W omawianym orzeczeniu TSUE wyjaśnia, czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, jak kolor.

Artykuł 2 Dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, stanowi, iż znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Natomiast Artykuł 3 ust. 1 lit. e) Dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi, iż nie są rejestrowane, a w przypadku, gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

• kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
• kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
• kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

Tym samym Dyrektywa w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, iż nie mogą podlegać ochronie kształty produktów, w tym sporne podeszwy butów na wysokim obcasie.

Kształt jako znak towarowy w prawie polskim

Zgodnie z prawem polskim możliwość graficznego przedstawienia znaków przestrzennych nie budzi wątpliwości, co potwierdza także brzmienie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zwane dalej „PWP”, który wymienia formę przestrzenną, w tym formę towaru, jako jeden z typowych przykładów znaku towarowego. Tu pojawia się pytanie, czy forma przestrzenna jest tożsama z kształtem.

Znaki towarowe chroniące kształt produktu, podobnie jak inne rodzaje znaków, muszą mieć zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od innych, czyli tzw. zdolność odróżniającą. W przypadku znaków przyjmujących formę zewnętrzną towarów zdolność ta zależy także od pewnych szczególnych dla nich cech. Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 5) PWP, nie będzie podlegać rejestracji kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru (analogicznie jest w prawie europejskim). Kształt należący do jednej ze wskazanych kategorii nie będzie miał zdolności odróżniającej, a tym samym nie podlega rejestracji ani ochronie.

Charakterystyczny kształt z kolorem może być uznany za znak towarowy, który podlega rejestracji i ochronie

Sędziowie Trybunału zajęli inne stanowisko niż rzecznik generalny, który stwierdził z kolei, że znak towarowy, który łączy w sobie kolor i kształt nie powinien być zarejestrowany. Taki brak zgodności zdarza się niezwykle rzadko, co po wydaniu opinii rzecznika generalnego pozwoliło spółce Van Haren sądzić, że ma zapewnioną wygraną przed Trybunałem.

Zgodnie z tezą wyroku TSUE Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym czerwone podeszwy, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

Trybunał stwierdził, że wobec braku w Dyrektywie jakiejkolwiek definicji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym pojęcie to zostało użyte. Wynika z tego, że kolor sam w sobie, bez wyodrębnienia konturów w przestrzeni, nie mógłby stanowić kształtu.

Zważyć należy, że sporny znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części wspomnianego znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia wskazanego w zgłoszeniu czerwonego koloru.

Podsumowując, oznacza to, że znak towarowy przedstawiający kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie (kształt i kolor) może podlegać rejestracji oraz jest objęty pełną ochroną wynikającą z przepisów unijnych.

Sprawa Louboutin kontra Van Haren nie kończy się jednak wraz z orzeczeniem TSUE. Ostateczny werdykt w sprawie zakazu sprzedaży przez holenderską firmę szpilek z czerwoną podeszwą będzie musiał podjąć sąd rejonowy w Hadze, który uprzednio zawiesił postępowanie w celu złożenia wniosku o orzeczenie prejudycjalne. Sąd ten jednak jest zależny od wykładni przedstawionej przez TSUE.

W związku z tym, że Louboutin zastrzegł tylko jeden odcień czerwieni – Pantone 18-1663TP, zwany cynobrem, Van Haren ma do wykorzystania bardzo szeroką gamę kolorystyczną, ale czas pokaże, czy holenderska spółka pójdzie w tym kierunku.