Jak legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego?

W celu zgłoszenia znaku towarowego do ochrony, trzeba wskazać towary lub usługi, które chcemy chronić. Rejestrując znak towarowy, zyskujemy monopol na jego używane. Jednocześnie przepisy prawa przewidują okoliczności, w których inny podmiot może legalnie korzystać z naszego znaku – nawet, jeśli ten jest zastrzeżony. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenie stosowane w handlu, służące identyfikacji produktów lub usług przedsiębiorcy. Pozwala jednocześnie na odróżnienie produktów tego samego typu oferowanych przez różnych producentów. Powszechnie zastrzega się znaki towarowe w celu zabezpieczenia ich przed wykorzystywaniem przez obce podmioty. Jednocześnie znak towarowy stanowi podstawę budowania marki i wizerunku przedsiębiorstwa.

Określenie „znak towarowy” odnosi się więc do każdego oznaczenia, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednej firmy od podobnych towarów czy usług drugiej firmy. Znak towarowy musi spełniać pewne warunki umożliwiające jego przedstawienie w rejestrze znaków:

• musi nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od innych przedsiębiorstw;
• musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Licencja na znak towarowy

Używanie cudzego znaku towarowego w sposób legalny jest możliwe na podstawie umowy licencyjnej. Według artykułu 163 ustawy o prawie własności przemysłowej, umowa licencyjna to kontrakt, na podstawie którego licencjodawca (podmiot uprawniony z prawa ochronnego) upoważnia inny podmiot, czyli licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. Wyróżnia się kilka rodzajów takiej licencji: pełną, ograniczoną, wyłączną, niewyłączną, otwartą oraz sublicencję.

W umowie licencyjnej na znak towarowy nie może zabraknąć dokładnego oznaczenia znaku, który jest jej przedmiotem, a także precyzyjnego określenia zakresu upoważnienia licencjobiorcy do użytkowania znaku towarowego. Oprócz tego, umowa licencyjna musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, czynność prawa może zostać uznana za nieważną.

„Samo oznaczenie AI może niewiele mówić odbiorcy”. Dr Mateusz Łabuz o AI Act i reklamie

W wyniku zawarcia takiej umowy licencjodawca nie traci swoich praw do znaku. Dochodzi jedynie do ich ograniczenia na rzecz licencjobiorcy. Same kwestie związane z postanowieniami umownymi są ustalane przez strony wedle uznania. Wśród postanowień, które zdecydowanie powinny się w nich znaleźć, można wymienić:

• określenie zakresu licencji,
• wskazanie czasu i terytorium udzielenia licencji,
• określenie kwestii odpłatności licencji,
• ustalenie kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia postanowień umowy
• oraz zobowiązanie do zachowania poufności.

Używanie cudzego znaku bez licencji

Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego, właściciel znaku zyskuje wyłączne prawo do posługiwania się nim lub udzielania na niego licencji. Jednak przepisy prawa przewidują też kilka sytuacji, w których korzystanie z cudzego znaku towarowego jest możliwe bez posiadania pisemnej zgody jego właściciela.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego

Jednym z powodów, dla których można legalnie korzystać z cudzego znaku, jest wyczerpanie prawa do znaku towarowego. Następuje ono wtedy, gdy producent po wprowadzeniu towaru bądź usługi na rynek, traci prawo do zakazu dalszej odsprzedaży przy wykorzystaniu znaku towarowego. Przykładowo: sklep internetowy, który nabył w hurtowni produkt konkretnego producenta, ma prawo do legalnej sprzedaży tego produktu bez uzyskiwania zgody licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego.

Podobnie może być w przypadku osób prywatnych sprzedających mienie, np. używany samochód. W tej sytuacji także stosuje się wyczerpanie prawa do znaku towarowego, gdyż osoba prywatna zbywa swój używany samochód i nie potrzebuje licencji na znak towarowy od koncernu, który auto wyprodukował. Ważne jest to, że w sytuacji wyczerpania prawa do znaku towarowego, używanie oznaczenia ma charakter informacyjny, a nie reklamowy. Takie działanie to tzw. zgodność z uczciwymi praktykami.

Jakie są warunki zaistnienia wyczerpania prawa do znaku towarowego? Przede wszystkim towar musi zostać legalnie, intencjonalnie i świadomie wprowadzony na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) przez producenta, czyli właściciela znaku. Wyczerpania prawa dotyczy jednocześnie konkretnego egzemplarza produktu.

Do wyczerpania prawa nie dojdzie więc w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza obszaru EOG, a także w odniesieniu do towarów ukradzionych, a więc niewprowadzonych na rynek przez samego producenta. Będą to np. testery perfum, wobec których producenci zakazują sprzedaży, czyli nie wprowadzają ich do obrotu.

Używanie znaku do celów innych niż zarobkowe

Użycie znaku towarowego jest również możliwe i zgodne z prawem wtedy, gdy nie służy danej osobie lub podmiotowi do celów zarobkowych/komercyjnych. Przykładowo, można wykorzystać znak towarowy do stworzenia grafiki, która nie ma charakteru komercyjnego. Jeśli dana osoba zamieści grafikę lub zdjęcie z widocznym znakiem towarowym danej marki na swoim prywatnym profilu w social mediach, nie narusza w żaden sposób przepisów prawa.

Tzw. używacz uprzedni

W temacie rejestracji znaku towarowego obowiązuje zasada kolejności: prawo do korzystania z oznaczenia ma ten podmiot, który jako pierwszy go zarejestrował. Mimo to znajdziemy pewne wyjątki od tej reguły, takie jak tzw. używacz uprzedni.

To osoba prowadząca działalność gospodarczą na niewielką skalę, która używała w dobrej wierze oznaczenie, które następnie zostało zarejestrowane jako znak towarowy innej osoby lub firmy. Wówczas używacz uprzedni ma prawo do bezpłatnego wykorzystywania takiego znaku, jednak w zakresie nie większym, niż do tej pory. Istnieją konkretne warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc powołać się na instytucję używacza poprzedniego (art. 160 ustawy o Prawie własności przemysłowej).

Używaczem uprzednim może zostać:

• Przedsiębiorca prowadzący lokalną działalność gospodarczą na niewielką skalę (trzeba przy tym podkreślić, że w tej kwestii przepisy są niejednoznaczne i nie wyróżniają precyzyjnych kryteriów dla działalności lokalnej);
• Przedsiębiorca, który wykorzystywał znak towarowy jeszcze przed dokonaniem jego rejestracji przez inny podmiot;
• Przedsiębiorca, który używał danego oznaczenia w sposób poważny i w funkcji znaku towarowego;
• Przedsiębiorca, który wykorzystywał dane oznaczenie w dobrej wierze, a więc w chwili rozpoczęcia korzystania ze znaku dokonał należytej weryfikacji i upewnił się, czy znak ten nie został już zarejestrowany jako znak towarowy.

Do przekroczenia instytucji używacza uprzedniego dochodzi wtedy, gdy postanawia on wykorzystać znak towarowy w zakresie większym niż dotychczas. W takim przypadku „używacz” powinien uzyskać licencję na znak towarowy od jego właściciela.